专利权人对纳入标准的专利进行了专利信息披露，

                  他人未征得专利权人同意，在实施标准时实施    

                  专利的行为是否构成对专利权的侵害

    关键词：技术标准  侵害专利权  不侵权抗辩  责令停止侵权

   【裁判要点】

    专利权人履行了专利披露义务，标准明示所涉专利信息，被诉侵权人以其实施标准无需专利权人许可为由，主张不构成专利侵权，人民法院不予支持。

    在标准实施者所实施的标准并非强制性标准或者所实施的专利并非标准必要专利情况下，未经专利权人许可实施其专利，无真诚意愿进行协商谈判，或拒绝支付专利使用费的，专利权人以标准实施者使用其被纳入标准的专利技术请求人民法院认定构成专利侵权行为，并请求判令停止侵权，赔偿损失，应当予以支持。

   【案件索引】

    一审：河北省石家庄市中级人民法院( 2009)石民五初字第163号（2010年12月10日）

    二审：河北省高级人民法院( 2011)冀民三终字第15号（2011年3月21日）

    再审：最高人民法院( 2012)民提字第125号（2014年1月2日）

   【基本案情】

    张晶廷是名称为“预制复合承重墙结构的节点构造施工方法”发明专利的专利权人，其以衡水子牙河建筑工程有限公司（以下简称子牙河公司）未经许可，在工程施工过程中使用涉案专利为由，于2009年6月向河北省石家庄市中级人民法院提起侵害专利权之诉，请求判令子牙河公司停止侵权，赔偿其经济损失114. 464万元。

    法院经审理查明：河北省建设厅于2008年6月14日批准的《CL结构构造图集》在编制说明中记载：“CL结构体系系石家庄晶达建筑体系有限公司研发的一种完全自主知识产权的复合剪力墙结构体系，具有抗震性能好、保温层耐久性长、建筑工厂化、施工效率快、综合造价低等特点。为贯彻执行国家和我省的墙体改革和节能政策，促进该技术的推广应用，编制本图集。”前言载明：“本规程所涉及的专利技术为石家庄晶达建筑体系有限公司所有，使用授权许可，应与之联系。”子牙河公司与华泽公司就被诉施工项目于2008年7月25日签订《建设工程设计合同》，由子牙河公司自费购买合同项目所采用的国家或地方标准图。华泽公司建筑施工图设计所依据的《CL结构设计规程》DB13 (J) 43 -2006记载：“本规程的某些内容可能涉及专利，经专利人同意，本规程的发布机构不承担识别与保护专利的责任。”被诉侵权方法已由公证员在施工楼层、场地及其他相关场景进行了现场拍照，照片中显示的技术特征与涉案专利说明书的结构图、节点构造图的技术特征相同。一审法院依子牙河公司申请，追加华泽公司为被告。张晶廷出具书面承诺称其同意华泽公司使用涉案专利，不要求华泽公司承担任何专利侵权责任。

   【裁判结果】

    河北省石家庄市中级人民法院于2010年12月10日作出( 2009)石民五初字第00163号民事判决，判令子牙河公司立即停止侵害涉案专利权的行为，赔偿张晶廷经济损失80万元；驳回张晶廷其他诉讼请求。子牙河公司不服一审判决，向河北省高级人民法院提起上诉。二审法院于2011年3月21日作出( 2011)冀民三终字第15号民事判决，判令撤销一审判决；子牙河公司给付张晶廷专利使用费10万元，驳回张晶廷的其他诉讼请求。张晶廷不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查提审本案，于2014年1月2日作出( 2012)民提字第125号民事判决，认定构成侵权，，判令撤销二审判决，改判赔偿张晶廷经济损失40万元。

   【裁判理由】

    一审法院认为：《CL结构构造图集》系河北省建设工程地方标准，属公开有偿使用的技术，任何单位和个人未经权利人允许不得使用。子牙河公司施工现场公证取证的照片证明子牙河公司承建的住宅楼未经专利权人允许，采用了涉案专利技术，构成侵权行为。《CL结构设计规程》已明确表明该规程的某些内容可能涉及专利，需得到专利权人授权，方许可使用。但子牙河公司未得到张晶廷的许可，应当承担侵权责任。标准实施者和设计公司均构成侵权。

由于专利权人放弃对设计公司的侵权指控，故不追究设计公司的责任。

    二审法院认为：最高人民法院[ 2008]民三他字第4号答复认为，“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。”根据该答复精神，涉案专利被纳入河北省地方标准，专利权人参与了该标准的制定，故应视为专利权人张晶廷许可他人在实施标准的同时实施该专利，子牙河公司的有关实施行为不属于《专利法》所规定的侵害专利权的行为。一审法院认定子牙河公司按照已纳入专利权人参与制定的河北省地方标准的涉案专利进行施工，构成对张晶廷专利权的侵害，并判决子牙河公司赔偿张晶廷损失，适用法律不当，应予纠正。在本案中，子牙河公司依法应支付张晶廷一定数额的专利使用费。因

张晶廷涉案专利的正常许可使用费难以确定，酌情确定子牙河公司应支付给张晶廷专利使用费10万元。

    最高人民法院提审认为：(1)张晶廷履行了专利披露义务，在被诉侵权施工方法所依据的2006年规程前言部分，明确记载有识别的专利技术和专利权人的联系方式。该规程的实施者不能从中推断出，2006年规程不包含专利技术或者专利权人向公众开放了免费的专利使用许可的意图。实施该标准，应当取得专利权人的许可，根据公平合理无歧视的原则，支付许可费。在未经专利权人许可使用，拒绝支付许可费的情况下，原则上，专利侵权救济不应当受到限制。本案不存在专利权人有意隐瞒专利权的行为导致标准的实施者产生该技术为无需付费的公知技术的信赖。二审法院适用的[ 2008]民三他字第4号复函是对个案的答复，不应作为裁判案件的直接依据予以援引。二审法院简单适用上述复函，进而认定本案不构成侵权，适用法律存在错误，应予纠正。(2)由于设计单位设计实现专利技术的图纸的行为并不属于《专利法》第十一条规定的侵权行为。本案亦无证据证明华泽公司对子牙河公司存在诱导以及帮助等侵权行为，华泽公司设计建筑施工图的行为，并不构成侵权。(3)子牙河公司所主张的CL网架板技术仅涉及被诉侵权施工方法的一个技术特征，并未构成被诉侵权施工方法的整体技术方案，其关于使用的预制复合承重墙结构的构造施工方法是现有技术，不构成对涉案专利中权利要求1所保护的技术方案的侵害的主张，不予支持。子牙河公司的被诉侵权施工方法落入涉案专利权的保护范围，子牙河公司关于现有技术的抗辩不能成立。(4)张晶廷关于请求判令子牙河公司停止侵权行为的诉讼请求，应当予以支持。一审审理期间，被诉侵权的工程尚未完工，子牙河公司的被诉施工行为处于侵权状态，一审判决子牙河公司立即停止侵害涉案专利权的行为，并无不当。因被诉侵权的工程现已完工并交付使用，本院判决子牙河公司停止侵害涉案专利权的施工行为已无必要，故对张晶廷提出子牙河公司应承担停止侵权的民事责任，作出相应调整。

   【案例注解】

    有关技术标准的知识产权纠纷，源于技术标准的开放性、公共性与知识产权的排他性、独占性之间的矛盾。标准与专利的问题涉及反垄断法、许可合同、专利权滥用以及行政执法与民事审判等其他需要关注的问题。一个国家对标准的设定和保护需要与国际实践相融合。对纳入标准的专利权进行保护时，不仅要了解标准产生的程序、标准制修订的现状，标准化组织的管理规范以及行业的惯例，而且要熟悉国际标准组织的知识产权规约。

    一、专利信息披露与侵害专利权

    专利披露制度的发展经历了三个阶段：第一阶段是排除专利权，简单处理，无偿许可；第二阶段是平等对待，不排斥，不介入纠纷处理；第三阶段是权利博弈，动态平衡，预防标准必要专利纠纷。将域外和域内对标准专利的保护现状进行对比可以看到，不论是美国还是欧洲，都经历了对标准专利采取普通保护、发现问题、建立特殊应对机制的过程。本案标准属于行业的推荐性标准，从CL结构体系规程的发展来看，纳入该规程中的专利信息的披露也经历了这样一个过程，2000年规程中仅记载了“是由石家庄开发区晶达建筑体系发展公司、北方设计研究院主编”“希望各有关单位在本规程的实施过程中注意积累资料，及时向编制单位提出意见或建议，以便今后修订时参考”。随后对2000年规程进行必要的补充调整的2003年规程则明确标示出应识别出的专利以及专利权人和联系方式。在此基础上的2006年规程以及2008年图集则均在前言部分明确，“实施该标准中的专利需要取得专利权人的许可”，并标示了可识别的专利、专利权人以及联系方式。

    由于随着技术的发展，标准中包含有他人的专利是无法回避的问题。专利被纳入技术标准后，就会出现专利权人以侵害专利权为由起诉标准实施者的诉讼。专利被纳入技术标准后，专利权人起诉标准实施者的纠纷通常表现出两种情形：一类是标准制修订中没有可识别的涉案专利；另一类是有可识别的专利信息，专利权人进行了涉案专利信息的披露，如在本案中，还特别标示出实施者需要与专利权人联系协商。对第一种情形最高人民法院曾在( 2008)民三

他字第4号中进行过答复，学界对该复函解读为对专利权默示许可的第一个司法文件，认为专利权人参与了标准的制定但没有进行专利权披露，在该标准正式实施后，专利权人作为原告以侵害专利权为由提起侵权之诉的，法院不予支持。尽管最高人民法院多次强调，该函仅是针对个案的答复，未经专利权人许可的实施标准的行为是否构成专利侵权，要考虑行业特点、标准制定制度的现状以及案件的具体情况进行审查，不能一刀切，但实务中还是存在机械理解适用该答复的情况。

   （一）国际标准组织的知识产权政策差异明显

    标准中并不是所有的技术都含有专利，现有技术可以直接采纳，而附加有专利的技术，情况就会变得复杂。国际标准的制定一般是九个阶段，其具体的行为规范中增加了制修订的程序。在制定标准的过程中，不可避免地要处理与知识产权有关的议题。各标准制定组织在知识产权问题上有各自的知识产权政策(IP Policy)，这包括在制定标准之前是否应当进行相关的知识产权检索、是否披露其所拥有的知识产权、是否有提供授权的相关条款等。国际上的标准化活动最早开始于电子领域，成立于1906年的国际电工委员会(IEC)主要负责有关电力工程和电子工程领域的国际标准化工作，其与国际标准组织(ISO)、国际电信联盟(ITU)有三大国际标准组织之称，专门制定国际通用的标准。国际标准组织的知识产权政策差别很大，比如标准提案中是否披露其拥有的知识产权、是否提供授权的相关条款，进行披露的主体、客体、对象、时间和责任等。对于标准制修订程序中涉及的专利权，三大国际标准组织IEC、ISO、ITU不要求进行专利检索，而NIST标准(National Institute of Standard and Te。hnology)要求进行检索。多数标准组织政策仅涉及专利权问题，但ISO涉及专利和商标问题，而有些标准组织的政策涉及更加广泛的知识产权，如IP/MPLS Forum涉及商标和著作权。有些标准组织有专利信息披露的规定，如ISO与ITU，ISO要求专利的披露范围还包括专利申请，但有些标准组织则规定不披露，如BSI(British Standards Institute)。有的标准化组织不参与许可谈判，只进行披露，而有的标准化组织统一负责对外许可。国际标准化组织就披露专利的义务方面，有的要求为强制性义务，如果其成员没有及时履行披露义务，则该成员将不能参与涉及标准化的制定工作，或者其必须免费许可标准实施者使用该专利。有的标准化组织，只是鼓励成员披露其专利，没有规定违反披露义务的法律后果。

    国际标准组织的知识产权政策是平衡技术贡献者和实施者的利益，减少阻碍标准实施风险以及知识产权意外成本的规约，是专利权人以及潜在实施者愿意加入标准组织达成共识的基础。尽管该政策的核心内容应当包括标准产生过程中的专利信息披露义务以及标准实施后的专利许可承诺，但事实上，这些国际标准组织拥有各种利益相关者和不同利益成分，其不同的标准政策反映着更广的产业目标，也受制于多边贸易规范。由于历史、产业、区域等原因，其体现在专利披露、许可条款、专利所有权转让和技术标准制定程序的规则较为复杂、差异化明显。

    （二）参与标准制修订的专利权人未披露专利的行为

    本案中，由于专利权人进行了专利披露，认定标准实施方存在侵害专利权的行为相对简单。实务中，难点在于如何判断参与者不披露专利，属于有意隐瞒还是无意疏漏。

    专利权人参与了标准的制修订而标准中没有标示出专利信息，并不能够径直认定专利权人存在专利默示许可或专利劫持。我国标准化法规定了标准分为国家标准、行业标准、地方标准及企业标准，各由不同的制定机关。除了企业标准以外，国家标准、行业标准、地方标准都是政府组织制定的，政府享有所有三级标准的组织制定、发布和管理的权力，这包括所有的强制性标准和自愿性标准。国家标准化支持国民经济发展的战略，行业标准化支持行业自主创新的战略，地方标准化支持城市农村建设和地方产业发展的战略。由此可见，标准制修订的主体、程序、范围以及标准的性质均影响标准实施方所产生的信赖利益，加之多年来，标准制修订中所涉及的专利信息的公开披露及标准使用制度的实际情况多是“自发自治”，发生纠纷的具体情形较为复杂。即便有知识产权规约的国际标准化组织，其专利披露政策也五花八门，很难以参与标准制修订就属于明知，没有进行披露，专利权人的事后维权就属于恶意来认定构成专利劫持或专利埋伏。专利许可行为存在明示和默示两种形式的意思表示。专利默示许可作为～种非明示的许可行为，是根据专利权人的不作为，按照逻辑推理或生活习惯推断出其许可他人使用的意思表示，专利默示许可的具体内容取决于其产生的特定情境。不同的标准性质以及制定程序、范围均影响标准的实施方所产生的信赖利益以及是否给予保护。如前文所述，即便在有知识产权政策的国际标准化组织，其专利政策差异也十分明显。就披露专利的义务方面，有的要求为强制性义务，如果其成员没有及时履行披露义务，则该成员将不能参与涉及标准化的制定工作，或者其必须免费许可标准实施者使用该专利。有的只是鼓励成员披露其专利，没有规定违反披露义务的法律后果。从专利披露范围的完备性、严密性、规范性分析，缺乏统一明确的披露流程和审议机制。加之专利权在授权和确权阶段是一个动态的过程，这也加剧了问题的复杂性。如果简单的仅以有专利权人参与标准的制修订，而标准中没有披露专利权就认定专利权人的默示许可或存在专利埋伏，会导致背离专利权人的真实意思表示。从根本上防止专利劫持标准的发生，标准制修订组织制定一个有效的知识产权政策是必然的趋势。如健全治理信息数据库，有效执行专利信息公示系统，及时有效公开相关信息，通过充分有效的公开程序一方面解决了专利权人没有参与标准制修定，无法披露专利的问题，另一方面对于其在标准中没有进行专利披露，视为专利权人默示他人实施标准时许可实施其专利，也较为合理。

    专利劫持也称专利埋伏( Patent Hold-up or Patent Ambus)，是在标准制修订前有意隐瞒专利权，待标准开始实施后，专利权人以侵害专利为由要挟标准实施方。专利劫持行为一方面损害了拥有竞争性技术的其他权利人的利益，另一方面也破坏了标准本身的公正性和稳定性。国际标准组织对于标准实施后专利持有人要求更高的许可费或附加负担更重的许可条件的专利劫持，并没有惩罚机制，而是将其留给了处理纠纷的司法和行政部门。其突出的特点是标准的参与者应当披露专利信息，未参与者是鼓励披露专利信息。对于存在专利权人的专利埋伏或者专利劫持，是以默示许可认定不构成侵权，仅支付专利许可使用费，还是应当认定为免费许可，存在不同的观点。

    一个国家对标准的设定和保护需要与国际实践相融合，如何从根本上防止专利劫持标准的发生，标准制修订组织制定一个有效的知识产权规约是必然的趋势，目前探索利用标准化组织自身的知识产权政策来解决标准中知识产权问题应当是更加需要关注的问题。

    （三）以实施标准为由的不侵权抗辩主张

    不侵权抗辩成立是对专利权的限制，作为专利权的例外，是在法律规定的情况下．当事人使用专利技术方案可以不经专利权人的许可。TRIPS协议第30条中规定，各成员可以对授予的专利权规定有限的例外，只要此类例外不会对专利的正常利用发生无理抵触，也不会无理损害专利所有权人的合法权益，同时考虑第三方的合法权益。

    标准实施者进行不侵权抗辩的常见理由有，实施者以实施的是国家标准、强制标准为由，主张其无法进行选择；以实施的标准中没有可识别的专利为由，主张其对包含专利技术不知情；以标准中不存在可识别的具体专利以及没有具体的专利权人为由，主张无法得到许可；以实施的标准的效力大于专利权为由，主张即便存在专利信息披露的情形，也不应当视为侵犯专利权。本案中，子牙河公司答辩认为，涉案专利权人已经在政府推广行为中利用专利技术获取了极大的竞争优势，又想获取正常的专利许可使用费，是不公平的。同时认为，其根据《建筑法》相关规定，其必须依照工程设计图纸施工，设计公司的图纸中无法得知存在专利权，而且按照主管部门推广的技术标准依法实施的行为不具有任何侵权的故意和过失，其行为缺乏构成侵权的主观要件。尽管法院查明的事实都是专利权人参与了标准的制修订，进行了专利信息披露，并标示实施行为需要经专利权人许可的，但对于标准实施者未经专利权人许可实施标准时实施该专利是否构成专利权的侵犯．存在着截然不同的认定。一审法院认为，标准实施者和设计公司均构成侵权，但由于专利权人放弃对设计公司的侵权指控，故不追究设计公司的责任。二审法院认为，专利权人参与了标准的制修订，标准的实施者不应当认定为侵权。

    本案中，标准的实施方对标准中存在有涉案专利是明知的。从其行为上分析，其对所涉标准的市场进行过调查，是其向有关出版部门购买的该标准，向设计公司提出的设计要求，其在对被诉楼房的售楼宣传材料中，还载有CL复合剪力墙建筑结构户型的优点，并配合有与CL建筑体系网架板一致的图片。就在其提出现有技术抗辩不构成侵权的主张中，所提交的证据中也均含有涉案专利权人的专利。而且，涉案的设计施工图依据的标准明确记载了需要识别的专利技术以及专利权人的联系方式。涉案规程作为推荐性标准，标准实施方完全有不选择该规程的权利。最高人民法院在分析了具体案情后认为，标准的实施方明知标准中存在涉案专利。最高人民法院在再审判决中指出，“作为推荐性标准，标准实施方有不选择该标准的权利。由于涉案专利被纳入行业的推荐标准，专利权人履行了专利披露义务，涉案的设计施工图依据的标准明确记载了需要识别的专利技术以及专利权人的联系方式。该标准的实施者不能从中推断出该标准不包含专利技术或者专利权人向公众开放了免费的专利使用许可的意图。实施该标准，应当取得专利权人的许可。”

    需要强调的一点是，如何判断落入专利保护范围构成侵权的审理思路。法院面临的问题是，被诉侵权的技术方案符合标准是否即可认定构成侵害专利权。最高人民法院在认定是否构成侵权的问题上，将标准实施方实际使用的技术方案与涉案专利进行了技术特征比对，以“全面覆盖”原则判断是否落入涉案专利权的保护范围，并没有以被诉侵权的方法依照的是标准，而标准中纳入了该专利，直接认定实施标准的行为落入了专利的保护范围。

    二、关于侵权救济

    本案中，最高人民法院支持了专利权人关于子牙河公司应当承担停止侵权的民事责任的请求。最高人民法院在认定标准实施方未经专利权人许可，实施涉案专利构成侵害专利权行为时，着重指出，“标准实施者未经专利权人许可使用该专利，并拒绝支付许可费，专利侵权救济不应当受到限制的观点”，该规则具有深层的含义。一方面，肯定了许可谈判认定构成侵权行为的重要性；另一方面，突出了标准实施者在许可谈判中的真诚意愿。即标准的实施者所实施的不是标准必要专利、强制性标准的情况下，未经专利权人许可，无真诚意愿进行协商谈判，或拒绝支付标准必要专利使用费的，专利权人以标准实施者使用其被纳入标准的专利技术请求人民法院认定构成专利侵权行为，并请求判令停止侵权，赔偿损失的，应当予以支持。

    （一）鼓励专利权人和标准实施方通过谈判确定许可条款

    许可条件与标准制修订组织具体的知识产权政策紧密联系，这些政策基本上都是鼓励许可的协议细节由当事人在标准化过程以外洽谈。各国均很难在不同的标准制定组织里对F/RAND作出一个清晰的界定。适度平衡的专利权政策应鼓励标准实施者和专利权人双方自愿协商达成和解的方案。本案标准进行了专利披露，标明了实施需要与专利权人联系，其实质是表明标准实施者应当与专利权人进行协商确定许可条件。即专利权人等待着实施者与其进行商谈，具体的协议由双方进行协商确定。开放的协商最大合理之处在于它提供给标准的实施者以及专利权人一个灵活的平台，双方可以本着善意的原则进行协商，最后通过自治的方式达成许可合同。有观点认为，标准的实施者未与专利权人进行许可谈判，法院不得以存在专利权披露为由，认定双方存在许可合同，径行确定专利许可费。

    标准组织通常是要求专利权人在专利纳入标准前必须及时作出专利实施许可声明。对于专利许可，国际标准组织知识产权规约较多采用的模式是F/RAND许可，要求权利人所能获得的专利费率应该与其在开放的、与其他技术相竞争的环境下所能获得的专利费率一致，而不能从标准专利技术锁定效应中获得额外的价值。ITU ISO IEC的基本观点是认为F/RAND意味的就是愿意协商。因为专利被纳入标准后，权利人的强势地位被加强，会出现专利劫持、专利费累积等不正当竞争等复杂情况，标准制定组织以事前的原则性承诺来限制权利人的权利滥用行为。

    （二）专利权人承担F/RAND许可义务，并不意味着专利权人放弃禁令救济

    禁令救济是否适用必须通过个案具体情况分析确定，这包括评估专利权人以及潜在的被许可方即标准实施者。排他权是专利作为财产权保护最重要的途径，禁令救济是专利保护的核心权利，对于保证权利人补偿研发投资，鼓励创新具有重要意义。《专利法》第六十条和第六十六条对于停止侵权行为以及诉前禁令均有规定。专利劫持( Hold-up)不仅仅发生在专利权人，也发生在标准实施者层面。尊重双方协商谈判的自治方式的同时，应当限制以故意拖延谈判、拒绝支付许可费等不诚意的标准实施者实施的反向劫持行为( ReverseHold up)。对于愿意支付合理使用费的善意的标准实施者，专利权人不得径直拒绝许可，否则有悖于技术标准的内在要求。对于标准实施方拒绝支付许可费的反向劫持行为，应当对专利权人给予足够的救济，如果标准实施者无意支付任何专利许可使用费，包括无正当理由进行无限拖延的行为，对于权利人而言，禁令无疑是最佳救济方式。如果专利权人失去了禁令救济手段可能会出现被许可人不接受专利权人的许可条件而恶意拖延专利许可谈判或者严重压低专利许可费导致专利权人的研发投入无法获得合理的补偿，抑制创新的积极性。禁令救济方式作为许可谈判的后盾，不应予以取消和限制。