以未经注册的商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营行为的法律认定

    关键词：商业特许经营  经营资源  商标  注册商标

【裁判要点】

    企业以其商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营活动的，其拥有的商标应为注册商标。企业如果以未经注册的商标作为经营资源对外进行特许经营的，其相关特许经营行为无效。

【案件索引】

    一审：山东省淄博市中级人民法院( 2009)淄民三初字第60号（2009年11月3日）

    二审：山东省高级人民法院( 2010)鲁民三终字第30号（2010年7月21日）

【基本案情】

    原告（反诉被告）丁玲诉称：原、被告于2007年11月3日订立特许加盟合同，其中约定被告特许原告在山东省淄博市张店区使用“内江钟鲶鱼”注册商标，经营“内江钟鲶鱼河鲜馆”，特许加盟费为45万元；原告应按被告的要求落实建筑面积不少于1000平方米（餐位不少于200个）的加盟店经营场所，并按照被告的标准进行装修改造。合同签订后，原告支付给被告特许加盟费45万元，并在山东省淄博市张店区人民西路25号租用房屋，经过装修改造后经被告同意开业。但被告未按合同约定向原告提供“内江钟鲶鱼”注册商标。虽经原告多次催要，但被告均以各种借口推托。被告不能向原告提供合法的“内江钟鲶鱼”注册商标，双方订立的特许加盟合同得不到法律保护，被告的行为已经构成欺诈。为此原告诉至法院，请求依法撤销原、被告签订的特许加盟合同；判令被告返还原告加盟费45万元并支付违约金5万元；诉讼费用由被告承担。

    被告（反诉原告）成都钟鲢鱼餐饮管理有限公司（以下简称钟鲢鱼公司）辩称：签合同时，“钟鲢鱼”商标未注册原告是明知的，不存在原告向被告“多次催要”的事实；双方所签合同是有效合同，不存在撤销的法定事由；答辩人履行了合同中的主要义务，没有违约；综上所述，原告的诉请理由既无事实依据也无法律依据，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。

    被告（反诉原告）钟鲢鱼公司提起反诉称：原、被告于2007年11月3日签订特许加盟合同。其中特别约定了原告的经营范围为河鲜+川菜，经营场所按照被告的建筑风格装修，并经被告验收；经营范围和经营场所改变应事先征得被告的书面同意，否则视为违约，违约金为3万元以上。合同签订后，被告在山东省淄博市按被告的装修风格对原告的经营场所进行了装修，店招突出为“内江钟鲶鱼”，原告的钟鲶鱼河鲜馆于2008年1月11日开业经营。但是原告未经被告同意，于2008年10月擅自改变了经营场所的装修风格，特别是用“川亿园”取代了“钟鲶鱼”店招，且不再经营合同约定的“河鲜+川菜”。原告的行为构成违约，为此被告提起反诉，要求原告向被告支付违约金3万元，并由原告承担诉讼费用。

    原告（反诉被告）丁玲针对被告（反诉原告）钟鲢鱼公司的反诉辩称：2007年11月3日双方签订的特许加盟合同约定，被告将其所有的内江钟鲶鱼商标产品及相关的经营模式根据特许加盟合同的约定许可原告使用，而合同中约定的注册商标经山东会通商标事务所查询，并无此注册商标。被告不具备特许人的资格，根据《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三条的规定，特许人必须是拥有注册商标、企业标志等经营资源的企业，又根据

《商业特许经营管理办法》（商务部2004年第25号令）第七条的规定，拥有有权许可他人使用的商标、商号和经营模式等经营资源才具备特许人的条件。被告没有注册商标，不具备特许人的条件，特许合同是无效的，因此原告不存在违约的问题，请求依法驳回被告的反诉请求。

    法院经审理查明：2007年11月3日，1原、被告签订特许加盟合同。在该合同第一条特许授权部分，双方约定被告特许原告在山东省淄博市张店区人民西路开设“内江钟鲶鱼河鲜馆”，特许期限自2008年1月1日至2011年1月1日，被告在本特许加盟合同范围内所作出的任何许可均不构成对“内江钟鲶鱼”这一注册商标的商标专用权及相关权益的转让，被告将其所有的“内江钟鲶鱼”商标、产品及相关的经营模式根据本特许加盟合同的规定许可原告使用；在该合同第二条管理体系部分，双方约定被告向原告许可在山东省淄博市使用特许加盟权并提供管理体系，管理体系即有价值的专用的商名、商标、建筑风格、管理体系、培训体系、财务体系和菜品专有技术，其核心内容是商标及其经营管理标准和菜品技术质量标准；在该合同第三条特许经营加盟费部分，双方约定加盟费为45万元；在第七条商标使用部分，双方约定“商标”指被告注册登记的各项商标和任何同该商标有关的其他标识或特殊标记，被告是注册商标合法所有人，自本合同签订之日起数月内，被告应与原告签订《商标使用许可合同》；在第八条违约与处罚部分，双方约定如因一方违约给对方造成经济损失，违约方应根据造成损失的程度支付人民币3万元以上的违约金。2007年11月5日，被告收到原告支付的加盟费用共计45万元。

    2007年11月15日，四川金嘉科技工程发展有限公司受被告指派于2007年11月15日到山东省淄博市，为原告位于淄博市张店区人民西路25号的加盟店按被告的装修风格进行装修，并于2008年1月5日装修完毕，并与原告结算后回成都。与此同时，原告于2008年1月4日投资成立了淄博川亿园餐饮管理有限公司，其住所地为淄博市张店区人民西路25号丽都花园5号楼。2008年1月，原告经被告特许加盟的成都钟鲶鱼河鲜馆开业经营。

    2008年3月26日，被告向国家工商行政管理总局商标局申请“ZHONG-NIANYU及图”的商标注册。2008年4月3日，国家工商行政管理总局商标局受理了该申请。但该商标尚未被国家工商行政管理总局商标局核准注册。

【裁判结果】

    山东省淄博市中级人民法院于2009年11月3日作出(2009)淄民三初字第60号民事判决：一、被告（反诉原告）钟鲢鱼公司返还原告（反诉被告）丁玲人民币45万元，于本判决生效后十日内支付；二、驳回原告（反诉被告）丁玲的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）钟鲢鱼公司的反诉请求。宣判后，钟鲢鱼公司不服向山东省高级人民法院提出上诉。本案在二审审理过程中，经法院主持调解，；双方自愿达成调解协议如下：一、钟鲢鱼公司与丁玲同意解除2007年11月3日双方签订的特许加盟合同；二、钟鲢鱼公司于本协议生效之日起十日内返还丁玲加盟费10万元；三、本案一审本诉案件受理费8800元（丁玲已交付）、反诉案件受理费275元、二审案件受理费8500元（减半收取4250元）（钟鲢鱼公司已交付），由丁玲负担；四、上述二、三项互相冲抵，钟鲢鱼公司返还丁玲加盟费95475元；五、其他事项双方互不追究。山东省高级人民法院于2010年7月21日作出( 2010)鲁民三终字第30号民事调解书，对上述调解协议予以确认。

【裁判理由】

    法院一审裁判认为：原、被告双方于2007年11月3日签订的特许加盟合同系特许经营合同。国家为规范特许经营行为，于2007年2月6日颁布了专门规范该类商业行为的行政法规――《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号），该行政法规自2007年5月1日起施行，其也是我国目前规范特许经营的最高层级的规范性文件。《商业特许经营管理条例》第三条规定，特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（即特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（即被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。根据上述规定，对于特许经营中涉及商标这一经营资源的，特许人的商标应为注册商标。而且在本案中，被告特许原告在山东省淄博市使用“钟鲶鱼”的商标、产品及相关的经营模式，其核心内容也是商标及其经营管理标准和菜品技术质量标准。故被告应将已经注册的商标特许原告使用。然而被告是在2008年3月26日向国家工商行政管理总局商标局申请“ZHONGNIANYU及图”的商标注册，双方签订合同则是在2007年11月3日。也就是说，被告在特许原告经营时尚无注册商标。而且至今被告的商标注册申请只是被国家工商行政管理总局商标局受理，未被国家工商行政管理总局商标局核准注册。被告在没有注册商标的情况下进行特许经营，其行为已经违反了《商业特许经营管理条例》这一专门规范特许经营的行政法规的强制性规定。《商业特许经营管理条例》第七条则规定，特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。然而本案中被告并未举证证明其在与原告签订特许经营合同时已经拥有至少2个直营店且经营时间超过1年。而这也不符合《商业特许经营管理条例》第七条的强制性规定。故原、被告于2007年11月3日签订的特许加盟合同存在违反行政法规的强制性规定的情形，根据《合同法》第五十二条的规定，该合同应当依法认定为无效合同。因此，原告要求撤销双方签订的特许加盟合同，无事实和法律依据，依法不予支持。根据《合同法》第五十八条的规定，合同无效的，因该合同取得的财产应当予以返还。故被告根据2007年11月3日签订的特许加盟合同取得的加盟费人民币45万元应当返还给原告。因此，对于原告要求被告返还加盟费人民币45万元的诉讼请求，应予支持。根据《合同法》第五十六条的规定，无效合同自始没有法律约束力，亦即“无效合同自始无效”。所以双方在特许加盟合同中约定的违约金条款亦自始无效。因此，原告要求被告支付违约金5万元，缺乏事实和法律依据，依法不予支持；被告要求原告支付违约金3万元，亦缺乏事实和法律依据，依法亦不予支持。

【案例注解】

    本案涉及的核心问题在于，企业在其商标未经注册的情况下，其能否以其商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营活动。亦即以未经注册的商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营的行为是否有效。

    近年来，商业特许经营活动在市场经营中方兴未艾。尽管如此，商业特许经营在我国仍属于一种新兴的商业行为。国家为规范特许经营行为，于2007年2月6日颁布了专门规范该类商业行为的行政法规――《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号），该行政法规自2007年5月1日起施行，其也是我国目前规范特许经营的最高层级的规范性文件。《商业特许经营管理条例》第三条规定，特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（即特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（即被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。根据这一规定，对于以商标作为特许经营资源而对外进行特许经营的，特许人的商标应为注册商标，这也与商业特许经营自身的要义相符合。但在现实中存在的一个主要问题在于，有的特许人在以商标作为经营资源对外进行特许经营时，其商标并未核准注册，即其以未经注册的商标对外进行特许经营。本案即是如此。

    对于上述这种情况产生法律纠纷应如何处理，尤其是对于这种情况下被特许人的利益如何予以充分保护，《商业特许经营管理条例》中并未作出特别详细和明确的规定。尽管《商业特许经营管理条例》第二十三条规定了特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被特许人可以解除特许经营合同。但该条规定首先是较为笼统，更重要的则是对于被特许人的保护力度不足。这是因为，在商标未经注册的情况下，即便是被特许人由于某种原因当时并未在意商标是否已注册，其也是面临着极大的商业风险的。尤其是商标在被第三方注册的情况下，不仅特许人面临着商标侵权诉讼的风险，而且被特许人更是被动卷人了这种风险之中，有可能成为商标未注册的“无辜受害者”。而被特许人一旦在受害后反应过来时往往已是“悔之晚已”。而本案中一审判决对于这种情况则采取了认定特许经营合同无效的办法，二审虽然双方达成了调解，但笔者认为，对此认定特许经营合同无效还是正确的。因为《商业特许经营管理条例》作为行政法规，其对于以商标作为特许经营资源的商业特许经营行为的条件有着明确的规定，即应当是注册商标，而这显然系效力性规定而非管理性规定，商业特许经营行为违反该规定应属无效行为。而从更深层次的角度分析，这不仅是对被特许人利益的有力保护，更是对于规范特许经营市场意义重大。特许经营作为一种新型的商业运作方式和合同行为，在我国存在和发展的时间尚短，但是已经普遍存在且有不断发展的趋势。在这个过程中，为了使我国的特许经营能够健康有序的发展，国家对于特许经营必须进行有效的规范和

管理。如果允许被告在不具备各种法定特许经营条件的情况下进行特许经营，就会使国家关于特许经营的上述规定形同虚设，反而是鼓励了不具备各种法定条件而特许经营的行为。这不仅扰乱了国家规定的特许经营的市场秩序．更是有损于特许经营的健康和有序发展，进而损害社会公共利益。

    综上所述，企业以其商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营活动的，其拥有的商标应为注册商标。如果其商标未经注册，则不能以未注册的商标作为商业特许经营资源对外进行商业特许经营活动。企业如果以未经注册的商标作为经营资源对外进行特许经营的，其相关特许经营行为无效。另外透过本案，对于《商业特许经营管理条例》相关内容的进一步完善，笔者认为应注意以下两个方面：第一，对商业特许经营中“经营资源”的具体范围应进一步明确。通过明确经营资源的具体范围进而明确特许人的商业特许经营资质，并明确规定因经营资源不符合规定的，即为缺少相应的特许经营资质，在此情况下不得进行相应的特许经营活动。第二，在法律救济上进一步明确。对于经营资源不符合规定而不应进行特许经营活动者，其若仍进行相关特许经营，除明确行政处罚措施外，还应在法律上明确此类特许经营行为系无效行为，被特许人有权依法追究特许人特许经营合同无效的法律责任。